Het College van Beroep [10 oktober 2023]
1. De procedure
[…]
2. De bestreden uiting
De klacht is gericht tegen de website www.amazon.nl voor zover daarop na een zoekopdracht met het woord “Parfen” de als volgt omschreven producten worden aangeboden:
• “PARFEN Nº 554 geïnspireerd door ALIEN voor vrouwen”
• “PARFEN Nº 539 geïnspireerd door COCO MADEMOISELLE voor vrouwen”,
• “PARFEN Nº 530 geïnspireerd door LADY MILLION voor vrouwen”,
• “PARFEN Nº 739 geïnspireerd door BLACK AFGANO, Unisex”.
Bij de producten zijn flesjes en verpakkingen afgebeeld waarop telkens “Parfen” staat.
3. Het geschil in eerste aanleg
3.1. De inleidende klacht luidt dat Amazon, door op haar website imitatieparfums van het merk Parfen aan te bieden onder verwijzing naar parfums van bekende merken, inbreuk maakt op het merkenrecht ten aanzien van de bekende parfums zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a, b en c van Verordening (EU) 2017/1001 en artikel 2.20 lid 2 sub a, b en c van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Door het noemen van de originele merken voor identieke producten ontstaat gevaar voor verwarring bij het publiek en profiteert Amazon op onrechtmatige wijze van de grote naamsbekendheid en de grote aantrekkingskracht van de merken. De reclame is misleidend en de Reclame Code Commissie dient hierop toezicht uit te oefenen. Appellant noemt een uitspraak van Rb Den Haag, 1 juni 2016, (ECLI:NL:RBDHA:2016:5860) waarin is geoordeeld dat verwarringsgevaar geen vereiste is en dat het voldoende is dat het publiek een verband legt tussen bekende merken en imitaties.
3.2. Nadat de voorzitter van de Commissie de klacht had afgewezen en klager tegen deze afwijzing bezwaar had gemaakt, heeft de voltallige Commissie in bezwaar, samengevat, als volgt geoordeeld. Voor zover klager het bezwaar baseert op misleidende reclame, acht de Commissie het bezwaar ongegrond. In de overgelegde uiting is het merk “PARFEN” met de daarbij behorende productnummers voor de gemiddelde consument duidelijk waarneembaar. De gemiddelde consument zal onderkennen dat de aangeboden parfums niet het merkproduct zijn, en dat de geuren ook zullen verschillen nu de producten worden gepresenteerd als “geïnspireerd door”. De Commissie voegt daaraan toe ten aanzien van de verwijzing in de klacht naar artikel 2.20 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, dat dit bezwaar mede is gebaseerd op merkinbreuk. Uitsluitend indien onmiskenbaar is gebleken dat sprake is van merkinbreuk, kunnen in de procedure bij de RCC aan die constatering gevolgen worden verbonden (vgl. dossier 2009/00606). In deze zaak doet zich een dergelijke situatie niet voor. De procedure bij de RCC leent zich verder niet voor de beslissing op civielrechtelijke vorderingen.
4. De grieven
Het College deelt deze als volgt in.
4.1. Ten onrechte heeft de Commissie geoordeeld dat de belangrijkste grondslag van de klacht is dat Amazon handelt in strijd met het merkenrecht. De klacht is uitsluitend gebaseerd op de stelling dat er sprake is van misleidende reclame.
.4.2. Uit artikel 2.20 lid 2 sub b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) volgt dat een merkhouder zich kan verzetten tegen een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. De Commissie heeft miskend dat dit geen ruimte laat voor twijfel of interpretatie. Verwarringsgevaar is geen vereiste voor merkinbreuk. In de genoemde uitspraak van Rb Den Haag, 1 juni 2016, ECLI:NLRBDHA:2016:5860 is geoordeeld dat voor misleidende reclame voldoende is dat het publiek een verband legt tussen de originele parfums en de parfums van Parfen. Dit is jurisprudentie waarmee in deze procedure rekening moet worden gehouden. Amazon gebruikt wel degelijk het teken (de naam van de originele parfum) voor dezelfde- of soortgelijke waren, waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan (misleidende reclame), inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
5. Het antwoord in appel
De grieven zijn gemotiveerd weersproken. Het verweer strekt tot bevestiging van de beslissing van de Commissie. Hierna zal, voor zoveel nodig, op het verweer worden ingegaan.
6. De mondelinge behandeling
De standpunten van partijen zijn toegelicht, hetgeen aan de zijde van Amazon mede is gebeurd aan de hand van een op voorhand toegezonden pleitnota die als hier ingelast moet worden beschouwd.
Appellant heeft tijdens de zitting meegedeeld dat er bij de consument geen misverstand over zal bestaan dat men parfums van het merk Parfen koopt, en geen namaak of imitatie van een merkproduct. Het feit dat er geen sprake is van misleiding neemt volgens hem niet weg dat uit Rb. Den Haag 1 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5860 volgt dat de klacht moet worden toegewezen, omdat in een rechtsstaat vonnissen moeten worden nageleefd en omdat het publiek door de bestreden uiting een verband kan leggen tussen de Parfen producten en de genoemde merkparfums.
Op hetgeen verder ter zitting is verklaard zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.
7. Het oordeel van het College
7.1. Uit grief 1 volgt dat de klacht uitsluitend is gebaseerd op misleidende reclame. Dit is de grondslag van de klacht die de Commissie als eerste heeft beoordeeld. Het oordeel van de Commissie over hetgeen zij als de tweede grondslag van de klacht heeft opgevat, te weten merkinbreuk, kan op grond van het voorgaande in het midden blijven. Gelet op hetgeen appellant stelt ter onderbouwing van de klacht en op hetgeen hij ter zitting heeft meegedeeld, gaat het College overigens ervan uit dat de klacht in feite is gebaseerd op artikel 13 aanhef en onder h van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Daarin is bepaald dat vergelijkende reclame, waarvan hier sprake is door de wijze waarop naar bekende parfummerken wordt verwezen in verband met de aanprijzing van de Parfen parfums, is toegestaan op de voorwaarde dat de adverteerder daarbij “niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd merk of beschermde handelsnaam.”
7.2. Het College zal de uiting aan de hand van deze maatstaf beoordelen. Dit sluit aan bij Rb. Den Haag 1 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5860 waarnaar appellant uitdrukkelijk verwijst. In dat vonnis is in overweging 4.13 geoordeeld dat het in uitingen in beginsel is toegestaan parfums voor te stellen als vergelijkbaar met de merkparfums die in dezelfde uitingen zijn genoemd, evenwel onder de voorwaarde dat dit niet gebeurt op een wijze die suggereert of impliceert dat het om een imitatie of namaak gaat. Toegepast op deze zaak heeft Amazon dus het recht de merken (of overeenstemmende tekens) van merkparfums te gebruiken in het kader van de aanprijzing van Parfen producten, zolang niet wordt beweerd of de indruk wordt gewekt dat het om imitatie of namaak van merkproducten gaat.
7.3. In de bestreden uiting staat dat de Parfen producten door de genoemde merkparfums zijn “geïnspireerd”. De vermelding “geïnspireerd door” maakt, zoals ook de Commissie heeft geoordeeld, duidelijk dat de Parfen producten niet identiek zijn aan de originele merkparfums en ook geen namaak daarvan zijn. Ter zitting van het College is gebleken dat ook appellant hiervan uitgaat, nu naar zijn mening er bij de consument geen misverstand over zal bestaan dat men parfums van het merk Parfen koopt, en geen namaak of imitatie. Daarmee wijkt deze zaak af van de situatie in genoemd vonnis waarin volgens de rechter wel werd gesuggereerd dat het om imitatie of namaak van merkproducten ging. De vervolgens in dat vonnis in het kader van een mogelijke merkinbreuk beantwoorde vraag of de consument een verband legt tussen de geadverteerde producten en de merkparfums, doet voor de beoordeling van de klacht in deze procedure niet ter zake. Anders dan in bovengenoemd vonnis, is in deze zaak wél aan de eisen van vergelijkende reclame neergelegd in artikel 13 sub h RCC voldaan, waardoor iedere verdere vergelijking met dat vonnis mank gaat. Het College beslist als volgt.
8. De beslissing van het College van Beroep
Het College bevestigt de afwijzing van de klacht door de Commissie.
[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]
De Reclame Code Commissie [8 juni 2023] in het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter waarbij de klacht is afgewezen [15 maart 2023]
De bestreden reclame-uiting
Het betreft de website www.amazon.nl voor zover daarop na een zoekopdracht met het woord “parfen” de als volgt omschreven producten worden aangeboden:
“PARFEN Nº 554 geïnspireerd door ALIEN voor vrouwen”
“PARFEN Nº 539 geïnspireerd door COCO MADEMOISELLE voor vrouwen”,
“PARFEN Nº 530 geïnspireerd door LADY MILLION voor vrouwen”,
“PARFEN Nº 739 geïnspireerd door BLACK AFGANO, Unisex”.Bij de producten zijn flesjes en verpakkingen afgebeeld waarop telkens “Parfen” staat.
Samenvatting van de klacht inclusief het bezwaar tegen het standpunt van het secretariaat
Adverteerder verkoopt op haar website imitatieparfums van het merk Parfen onder verwijzing naar parfums van bekende merken. Adverteerder maakt daardoor inbreuk op het merkenrecht ten aanzien van de bekende parfums zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a, b en c van Verordening (EU) 2017/1001 en artikel 2.20 lid 2 sub a, b en c van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Door het noemen van de originele merken voor identieke producten ontstaat gevaar voor verwarring bij het publiek en profiteert adverteerder op onrechtmatige wijze van de grote naamsbekendheid en de grote aantrekkingskracht van de merken. Adverteerder kan zich niet met succes verweren met een beroep op het gebruik van een disclaimer of met een beroep op geoorloofde vergelijkende reclame. De reclame is misleidend en de Reclame Code Commissie dient hierop toezicht uit te oefenen. Klager verwijst naar Rb Den Haag, 1 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5860 waarin is geoordeeld dat verwarringsgevaar geen vereiste is en dat het voldoende is dat het publiek een verband legt tussen de bekende merken en imitaties.
De beslissing van de voorzitter
De voorzitter heeft de klacht afgewezen. Het oordeel van de voorzitter luidt als volgt:
“1) De belangrijkste grondslag van de klacht is dat adverteerder handelt in strijd met het merkenrecht door producten aan te bieden met gebruikmaking van de namen van bekende merken. De voorzitter overweegt in dit kader dat de Reclame Code Commissie niet zelf inhoudelijk oordeelt over de vraag of een bepaalde uiting leidt tot schending van intellectuele eigendomsrechten. Uitsluitend als onmiskenbaar is gebleken dat sprake is van een merkinbreuk, kunnen in deze procedure aan die constatering gevolgen worden verbonden (vgl. dossier 2009/00606).
2) Deze situatie doet zich hier niet voor. De producten worden niet voorgesteld als bekende merkproducten. De voorzitter wijst in dit verband op het feit dat er slechts een verwijzing naar bekende merken plaatsvindt in de vorm van de tekst: “geïnspireerd door [naam merk]”. Er worden geen andere producten afgebeeld dan de Parfen producten. De wijze van presenteren van de bekende parfums in de bestreden uiting gebeurt ook verder niet op een wijze die al op het eerste gezicht in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden kan worden beschouwd. Of sprake is van merkinbreuk, zal nader door de civiele rechter dienen te worden beoordeeld in een eventuele inbreukprocedure. Op het oordeel in die procedure kan, anders dan klager wenst, niet worden vooruitgelopen.
3) Los van het voorgaande oordeelt de voorzitter dat niet kan worden gezegd dat de tekst “geïnspireerd door [naam merk]” in de context van de gehele reclame-uiting leidt tot misleiding. De gemiddelde consument zal onderkennen dat de aangeboden parfums niet het merkproduct zijn, en dat de geuren ook zullen verschillen nu de producten worden gepresenteerd als “geïnspireerd op” genoemde bekende parfums. De gemiddelde consument zal hierdoor niet in verwarring geraken over het feit dat geen originele of identieke merkproducten worden aangeboden.
4) De verwijzing door klager naar Rb Den Haag, 1 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5860 doet aan dit oordeel niet af, nu in dat vonnis door de rechter eerst is vastgesteld dat sprake was van merkinbreuk. Dat oordeel heeft zich vervolgens uitgestrekt tot de overige grondslagen van de vordering waarbij ten aanzien van ‘verwarring’ is geoordeeld dat het daarvoor voldoende is dat het publiek een verband legt tussen de aangevallen merken en de beweerdelijke imitaties, hetgeen volgens de rechter in die zaak en onder de daarbij genoemde specifieke omstandigheden het geval was. In de nu te beoordelen zaak ontbreekt de zekerheid dat de rechter dienovereenkomstig zal oordelen, nu de feiten wezenlijk verschillen. Dit impliceert dat de overige grondslagen van de klacht evenmin doel treffen.”
Het bezwaar van klager
Klager is het niet eens met de beslissing van de voorzitter, omdat hij van mening is dat deze onjuist is en gebaseerd op een ongelijke behandeling van grote multinationals en kleine of middelgrote ondernemingen. De grondslag die klager voor zijn klacht aanvoert is misleidende reclame (en niet het merkenrecht zoals de voorzitter voorhoudt). Dit blijkt volgens klager ook duidelijk uit het klachtenformulier.
Klager verwijst naar de wet, artikel 2.20 sub b BVIE, en merkt daarbij op dat de wet duidelijk is en geen enkele ruimte laat voor twijfel of interpretatie. Ook verwijst klager nogmaals naar de volgende uitspraak: Rb Den Haag, 1 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5860, en merkt daarbij op dat de rechter ontegensprekelijk en duidelijk motiveert dat het voldoende is dat het publiek een verband legt.
Klager meent dat de voorzitter zich er gemakkelijk vanaf probeert te maken door te stellen dat zij niet kan tussenkomen in zaken van merkenrecht, maar klager voegt hieraan toe dat het wel de bevoegdheid van de Commissie is om toezicht te houden zodat reclame niet misleidend is. De voorzitter kan naar het oordeel van klager niet oordelen dat: “één bepaald oordeel van een rechter belangrijker of ondergeschikt is dan een ander oordeel van het desbetreffende- of eender elk ander vonnis”.
Reactie van adverteerder op het bezwaar van klager
Ten aanzien van de omvang van de klacht, voert adverteerder ten eerste aan dat een onderdeel van het bezwaar van klager is gebaseerd op een onjuiste lezing van de voorzittersbeslissing. De voorzitter heeft volgens adverteerder enerzijds geoordeeld dat de hoofdzakelijke reden dat klager meent dat van misleidende reclame sprake zou zijn gebaseerd is op een vermeende merkinbreuk. Hieruit blijkt volgens adverteerder dat de voorzitter de klacht juist heeft opgevat. Anderzijds, los van de vraag of de klacht inderdaad enkel en alleen gebaseerd zou zijn op misleidende reclame, oordeelt de voorzitter hier wel over. Dit blijkt volgens adverteerder uit de zin: “Los van het voorgaande oordeelt de voorzitter dat niet kan worden gezegd dat de tekst “geïnspireerd door [naam merk]” in de context van de gehele reclame-uiting leidt tot misleiding.”
Adverteerder voegt hieraan toe dat, nu klager in zijn bezwaar geen andere gronden aanvoert op basis waarvan sprake zou zijn van misleidende reclame als bedoeld in artikel 8 NRC anders dan de vermeende merkinbreuk (welke buiten beschouwing dient te blijven), de klacht niet-ontvankelijk dient te worden verklaard wegens onvoldoende motivering.
Ten tweede, ten aanzien van de vermeende misleiding, voert adverteerder aan dat zij het tweede onderdeel van het bezwaar van klager zo begrijpt, dat het merkenrecht en een eerdere uitspraak van de rechtbank Den Haag voldoende grondslag zouden bieden om te oordelen dat sprake zou zijn van misleidende reclame wegens strijd met de wet. De vraag of sprake is van strijd met de wet (zoals merkinbreuk) dient in deze klachtprocedure terughoudend te worden beoordeeld. De voorzitter heeft in dit kader ook geoordeeld dat geen sprake is van een onmiskenbare merkinbreuk. Uit de klacht blijkt volgens adverteerder niet waarom de parfums als imitatie zouden hebben te gelden, anders dan dat klager stelt dat zonder toestemming merken van derden zouden worden gebruikt voor producten die niet van die derden afkomstig zouden zijn. De bestreden uitingen melden dat de parfums zijn geïnspireerd op andere merkparfums. In beginsel is het toegestaan om andermans merken te gebruiken in vergelijkende reclame.
De parfums worden volgens adverteerder duidelijk als afkomstig van het merk PARFEN aangeboden, dit blijkt ook uit de advertentie, de verpakking en het flesje zelf. De parfums worden aangeboden als parfums van PARFEN die zijn geïnspireerd op andere parfums. Dit maakt op zichzelf voldoende duidelijk dat het niet om merkgoederen van anderen gaat, maar van PARFEN.
Voor zover klager meent dat de aangehaalde uitspraak van de rechtbank Den Haag een ‘vergelijkbare casus’ is, miskent klager dat vele aanvullende omstandigheden worden opgesomd waardoor in dat specifieke geval wel sprake was van merkinbreuk. Dergelijke aanvullende omstandigheden zijn in dit geval niet gesteld, noch bewezen. Er is geen sprake van de vereiste onmiskenbaarheid van de gestelde merkinbreuk. Deze klachtprocedure is ongeschikt voor een oordeel over die merkinbreuk, waardoor adverteerder van oordeel is dat de voorzittersbeslissing moet worden bevestigd.
Het oordeel van de Commissie
1. De klacht komt er in de kern op neer dat adverteerder op haar website imitatieparfums verkoopt van het merk ‘Parfen’ waarbij (door de tekst “geïnspireerd door”) een verwijzing wordt gemaakt naar parfums van originele merken. Volgens klager maakt adverteerder hierdoor inbreuk op het merkenrecht en is sprake van misleidende reclame. In het bezwaar van klager tegen de beslissing van de voorzitter heeft klager zijn klacht nader gemotiveerd. Klager heeft in zijn bezwaar benadrukt dat de grondslag van de klacht misleidende reclame betreft. Ten tweede verwijst klager naar de eerder door hem aangehaalde uitspraak van de rechtbank Den Haag (Rb Den Haag, 1 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5860). De Commissie oordeelt hierover als volgt.
2. Voor zover klager het bezwaar baseert op misleidende reclame, acht de Commissie het bezwaar ongegrond. In de overgelegde uiting is het merk “PARFEN” met de daarbij behorende productnummers voor de gemiddelde consument duidelijk waarneembaar. De Commissie acht het, zoals ook de voorzitter heeft geoordeeld, aannemelijk dat de gemiddelde consument zal onderkennen dat de aangeboden parfums niet het merkproduct zijn, en dat de geuren ook zullen verschillen nu de producten worden gepresenteerd als “geïnspireerd door”. De Commissie ziet op basis van het bezwaar geen aanleiding om in dit kader anders te oordelen dan de voorzitter. De Commissie oordeelt dan ook dat in beginsel niet kan worden gezegd dat de tekst “geïnspireerd door [naam merk]” in de context van de gehele reclame-uiting leidt tot misleidende reclame in de zin van de Nederlandse Reclame Code (hierna ook NRC).
3. De Commissie voegt hier bovendien het volgende aan toe. Nu klager in zijn bezwaar (wederom) verwijst naar artikel 2.20 sub b van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, kan de Commissie niet anders concluderen dan dat het bezwaar van klager mede is gebaseerd op merkinbreuk. In dit kader bevestigt de Commissie hetgeen de voorzitter in zijn beslissing heeft geoordeeld, dat uitsluitend indien onmiskenbaar is gebleken dat sprake is van merkinbreuk, in de onderhavige procedure aan die constatering gevolgen kunnen worden verbonden (vgl. dossier 2009/00606). In het onderhavige geval doet zich een dergelijke situatie naar het oordeel van de Commissie niet voor. De onderhavige procedure leent zich niet voor de beslissing op civielrechtelijke vorderingen.
4. Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.
De beslissing van de Commissie
De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter en wijst de klacht af.